Результаты интеллектуальной деятельности в программах для ЭВМ
По мере развития современных технологий неуклонно растет и число самых разнообразных IT- проектов. Однако далеко не все IT-компании задумываются о должном и своевременном оформлении интеллектуальных прав на свои продукты, сервисы и связанные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые по своей сути являются основными активами каждого IT-проекта. Отсутствие правильного оформления прав на интеллектуальную собственность заметно усложняет взаимодействие компании не только с контрагентами, но и с инвесторами, и может служить серьёзным препятствием для успешного привлечения инвестиций на развитие проекта. Авторы материала рассказывают, о чём стоит задуматься IT-проекту на стадии запуска и развития при оформлении интеллектуальных прав.
В первую очередь, стоит определить, что входит в комплекс интеллектуальной собственности, составляющей нематериальный актив IT-проекта. Обычно он состоит из следующих охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации:
- программы для ЭВМ (включая код сайтов в сети Интернет),
- базы данных,
- изобретения, патенты и промышленные образцы,
- интернет-сайт,
- секреты, производства (ноу-хау),
- фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения.
Этим материалом, посвящённым договорному оформлению интеллектуальных прав на программы для ЭВМ, мы начинаем цикл материалов.
Программы для ЭВМ
Ключевым активом практически любого IT-проекта является ПО, поэтому к оформлению интеллектуальных прав на него стоит подходить с особой тщательностью. С точки зрения законодательства, любое ПО является программой для ЭВМ (далее "ПЭВМ"). Программы для ЭВМ являются объектами авторского права, им предоставляется правовая охрана как литературным произведениям. Необходимо понимать, что любой программный продукт, включая его исходный текст и объектный код – онлайн-платформа, компьютерная игра, приложение для смартфона, "прошивка" какого-либо устройства - с точки зрения закона является программой для ЭВМ.
Существует несколько оснований возникновения у IT-проекта исключительных прав на ПЭВМ:
- создание ПЭВМ работниками компании;
- создание ПЭВМ привлеченными подрядчиками по гражданско-правовым договорам;
- возмездное приобретение ранее созданных программ для ЭВМ.
Создание программы для ЭВМ работниками компании
В случае, если ПЭВМ создается работниками компании, то результат интеллектуальной деятельности работника считается служебным произведением (ст. 1295 ГК РФ). Авторские права принадлежат работнику, а исключительное право - работодателю. При этом, трудовым договором может быть предусмотрен и иной порядок распределения прав. Однако необходимо понимать, что компании-работодателю необходимо получить исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объёме, чтобы иметь возможность его использования по усмотрению компании.
При этом, существуют определённые нюансы корректного оформления трудовых правоотношений с работниками IT-компаний. Зачастую в процессе юридического аудита IT-компаний мы сталкиваемся с тем, что их корпоративные юристы идут по пути наименьшего сопротивления и берут за основу трудовых договоров с программистами типовые формы трудовых договоров из различных баз данных, при этом не учитывая специфики оформления отношений. Поэтому, для грамотного оформления трудовых отношений в IT-компании следует обращать внимание на следующие моменты:
1. Трудовые договоры, заключаемые с работниками, создающими результаты интеллектуальной деятельности, обязательно должны содержать положения о том, что основной трудовой функцией такого работника является создание результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с указаниями работодателя, и что создание интеллектуальной собственности – в данном случае, результатов интеллектуальной деятельности в виде ПЭВМ – является существенным обязательством работника по трудовому договору.
2. К трудовому договору в обязательном порядке прикладывается должностная инструкция, в которой прописывается порядок постановки работнику задач и компетенции работника.
3. В трудовом договоре необходимо предусмотреть порядок передачи работодателю исключительного права на создаваемые работником служебные произведения, а также положения о том, как будет происходить распоряжение таким произведением в случае, если работодатель получил исключительное право на него, но не начал его использование в течение установленного законом срока (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).
4. Трудовой договор должен содержать положения о выплате работнику авторского вознаграждения как автору соответствующего результата интеллектуальной деятельности – которое может быть указано, в том числе, как процент от заработной платы работника.
5. Если компания планирует максимально обезопасить себя от недобросовестных действий сотрудников, необходимо разработать Положение о коммерческой тайне компании и ввести в компании с его помощью режим коммерческой тайны.
Создание программы для ЭВМ привлеченными подрядчиками
В случае, если ПЭВМ создается сторонним подрядчиком, то такое ПО считается произведением, созданным по заказу (1296 ГК РФ). Исключительное право на программу для ЭВМ по умолчанию принадлежит заказчику. Однако в заключаемом договоре стоит закрепить, что исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные по договору, по умолчанию принадлежит заказчику. В случае отсутствия таких положений, подрядчик сможет использовать созданное по договору ПО для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Если у созданной ПЭВМ есть существенный коммерческий потенциал, то его использование подрядчиком-разработчиком на основании такой лицензии может навредить коммерческой реализации ПЭВМ.
Также в заключаемом договоре необходимо предусмотреть порядок передачи исключительных прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности и зафиксировать момент перехода исключительного права на них. В случае поэтапной приемки работ по договору, каждый этап желательно завершать передачей исключительных прав на соответствующий результат разработки путём подписания акта приемки-передачи. По окончании действия договора сторонам следует составить общий акт приемки-передачи, который будет фиксировать передачу исключительного права на весь разработанный результат интеллектуальной деятельности в полном объёме.
Помимо этого, в договоры с внешними подрядчиками стоит включать различные гарантии и заверения разработчика. В первую очередь, стоит включать положения о том, что создаваемый результат интеллектуальной деятельности не нарушает исключительные права третьих лиц на какую-либо интеллектуальную собственность таких лиц. В совокупности с подобной гарантией можно также прописать и ответственность за её нарушение в виде договорной неустойки.
Наконец, если ПЭВМ заказывается у автора-физического лица, очень важно помнить о наличии у такого лица личных неимущественных (моральных) прав, отчуждение и отказ от которых ничтожны в силу закона. К таким правам относятся право авторства и право автора на имя (ст. 1265 ГК РФ), право на неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ), право на обнародование произведения (ст. 1268 ГК РФ), право на отзыв (ст. 1269 ГК РФ). Для того, чтобы эти права не были нарушены, договор авторского заказа должен в обязательном порядке содержать как минимум следующие разрешения автора:
1. разрешение на опубликование;
2. разрешение на опубликование и использование произведения заказчиком-правообладателем как с указанием, так и без указания имени автора по усмотрению правообладателя;
3. разрешение на внесение в произведение изменений, его переработку и модификацию.
Возмездное приобретение ранее созданных программ для ЭВМ
Зачастую IT-проекты могут использовать для создания собственного продукта ранее созданные ПЭВМ. Такое использование должно быть оформлено путем заключения с правообладателем договора об отчуждении исключительного права. В таких договорах должен быть четко определен объект, права на который передаются (например, соответствующая ПЭВМ), а также порядок перехода исключительных прав и вознаграждение правообладателя. Переход исключительных прав по договору должен подтверждаться актом приемки-передачи как самой ПЭВМ, так и исключительного права на неё в полном объёме.
Следует заметить, что и у компании, которая продаёт свою ПЭВМ вашей, точно также может быть неправильно оформлен переход исключительного права на неё от сторонних разработчиков и/или работников. По этой причине, перед тем, как компания собирается приобретать чужую ПЭВМ, следует провести полноценный аудит всей связанной с ней договорной конструкции (трудовые договоры, подряд и т.д.), чтобы оценить, является ли компания-продавец правообладателем ПЭВМ не только на словах, но и на бумаге.
В следующих материалах мы расскажем о существующих способах защиты вашей программы для ЭВМ, правильном оформлении средств индивидуализации для IT-проекта, и моделях коммерческой реализации продуктов, таких, как лицензии и SaaS. До встречи!
Михаил Третьяк,
руководитель IP/IT-практики фирмы Digital Rights Сenter,
Даниил Фёдоров,
юрист фирмы Digital Rights Сenter
Опубликовано 15.11.2020