ГлавнаяРынокГосударство и закон

Как правильно регистрировать и защищать средства индивидуализации IT-проектов

03.03.2021
Как правильно регистрировать и защищать средства индивидуализации IT-проектов
Покупатели же, выбирая необходимые им товары или услуги, также ориентируются на известные им средства индивидуализации, которыми эти товары обозначены: товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения.

Мы продолжаем цикл статей о том, как нужно правильно и своевременно регистрировать и оформлять интеллектуальные права на свои IT-продукты. И сегодня мы поговорим о средствах индивидуализации на них: фирменных наименованиях, коммерческих обозначениях, но в первую очередь, конечно же, о товарных знаках и доменных именах.

Что такое средства индивидуализации?

Любой предприниматель или юридическое лицо стремятся максимально обособить себя и свою продукцию, выделиться из общей массы, дабы привлечь к себе и своим продуктам максимально возможное количество потребителей — и, соответственно, получить наибольшую прибыль. Покупатели же, выбирая необходимые им товары или услуги (в том числе и в сфере ИТ), также ориентируются в первую очередь на известные им средства индивидуализации, которыми эти товары обозначены: товарные знаки, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Таким образом, средства индивидуализации оказываются одинаково нужны абсолютно всем участникам рынка, вне зависимости от сферы их деятельности.

В самом широком смысле под средством индивидуализации может пониматься любое обозначение, которое используется для обособления объекта индивидуализации от любых других объектов, которые с ним схожи. А.Я. Карунная понимает под средствами индивидуализации "используемые в гражданском обороте оригинальные символы, слова, словосочетания и все иные обозначения, которые индивидуализируют юридическое или физическое лицо, их деятельность, производимую продукцию, реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги. В этом понимании средства индивидуализации представляют собой объекты исключительных прав». (Карунная А.Я. Правовая природа средств индивидуализации коммерческих организаций: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 7.)

Именно в этом смысле средства индивидуализации упоминаются в ст. 128 ГК РФ как объекты гражданских прав, входящие в одну группу с результатами интеллектуальной деятельности. Им же посвящена глава 76 ГК РФ «Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий».

С точки зрения IT-проектов, наибольшее значение как средства индивидуализации имеют фирменные наименования и товарные знаки.

Фирменным наименованием индивидуализируется такой субъект гражданских правоотношений, как юридическое лицо. Субъектом исключительного права на фирменное наименование может быть только коммерческая организация. В отношении фирменных наименований законом установлены определенные требования, которым они должны соответствовать (ст. 1473, 1474 ГК РФ), однако специальная экспертиза на предмет соответствия фирменного наименования этим требованиям не предусмотрена. Вместе с тем, при регистрации юридического лица регистрирующим органом проверяется, например, соответствие фирменного наименования требованию, содержащемуся в законе (п. 2 ст. 1473 ГК РФ), о том, что фирменное наименование должно содержать указание на его организационно-правовую форму (ПАО, ООО), а собственно наименование юридического лица не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (банк, завод или интернет-компания).

Товарные знаки предназначены для индивидуализации конкретных товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а знаки обслуживания — для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо ИП работ или же оказываемых ими услуг как участниками гражданского оборота.

Коммерческие обозначения могут индивидуализировать магазины розничной и оптовой торговли, интернет-магазины, рынки, фабрики, заводы, фермы, театры, кинотеатры, цирки, стадионы, ипподромы и так далее. Таким образом, они служат для того, чтобы различать те или иные предприятия, которые находятся на определенной территории и принадлежат тем или иным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Стоит отметить, что давно прижившееся в русском языке слово «бренд» в подавляющем большинстве случаев соотносится либо с фирменным наименованием, либо с товарным знаком / знаком обслуживания, либо коммерческим обозначением, либо же комбинацией этих средств индивидуализации соответствующего лица – например, в том случае, когда фирменное наименование одновременно идентично зарегистрированному товарному знаку и коммерческому обозначению. В наибольшей степени это относится к брендам одежды и обуви. В качестве примера можно привести Reebok и Timberland, у которых все три средства индивидуализации совпадают.   

Наконец, не являющиеся средством обозначения с точки зрения права доменные имена, содержащие такие средства индивидуализации, могут являться даже более ценным активом, чем сами средства индивидуализации. В эпоху глобальной цифровизации экономических процессов, ускоренных пандемией, и повальным переходом оффлайн-бизнеса в сеть Интернет, доменные имена позволяют привлечь максимально возможное количество потребителей товаров и услуг. На них мы и остановим своё внимание.

Доменное имя как квази-средство индивидуализации

Информационные технологии породили новое квази-средство индивидуализации — доменное имя, равно как и дискуссию о том, какое место среди объектов гражданских прав оно могло бы занять. Как пишет Д.В. Кожемякин в своей монографии «Доменное имя в системе объектов гражданских прав», развитие сети Интернет и в особенности сферы электронной торговли обусловило «трансформацию доменного имени из простого технического решения, обеспечивающего удобную адресацию в Сети, в своеобразный объект гражданских прав, обладающий в ряде случаев большой коммерческой ценностью и высокой оборотоспособностью». (Кожемякин Д.В. Доменное имя в системе объектов гражданских прав: монография. М.: Проспект, 2019)

Из подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ ясно следует, что законодатель упоминает доменное имя в качестве не самостоятельного средства индивидуализации (в данном случае - товаров или услуг), а всего лишь одной из возможных форм использования законодательно признанного средства индивидуализации - товарного знака наряду с другими названными формами использования - на товарах, на этикетках, на упаковках товаров. «Доменные имена, используемые для индивидуализации интернет-ресурса, на котором размещена информация о товарах, работах или услугах, либо для индивидуализации вводящего их в гражданский оборот юридического лица, могут дополнительно выполнять функцию, аналогичную соответственно товарному знаку (знаку обслуживания) или фирменному наименованию, при этом первичной для доменного имени все же будет оставаться его функция обеспечения адресации, т.е. функция индивидуализации этого интернет-ресурса». (Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009)

В.О. Калятин отмечает, что доменное имя можно было бы отнести к зарождающейся новой категории средств индивидуализации информационных ресурсов, введение которой в ч. 4 ГК РФ, к сожалению, не состоялось. По его мнению, в будущем к данной категории все равно придется вернуться, поскольку необходимость ее введения обусловлена потребностями современного экономического оборота. (Калятин В.О. Изменения системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса // Закон. 2007. N 4. С. 70 - 75.)

Надо сказать, что подобная точка зрения нашла свое отражение и в практике высших российских судебных инстанций. Так, в 2001 г. в деле о доменном имени kodak.ru Высший Арбитражный Суд РФ указал, что «при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц». (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.01.2001 N 1192/00 по делу N А40-25314/99-15-271.)

Однако, необходимо понимать, что подобная позиция выражена хотя и крайне уважаемыми специалистами, но, скорее, теоретиками, чем практиками от права. Идентификация такого средства маршрутизации в сети Интернет (то есть, IT-актива) как доменное имя в качестве обособленного средства индивидуализации (то есть, IP-актива) порождает массу правовых проблем. Как отмечено выше, исторически доменные имена уже включают какое-либо средство индивидуализации. Пока что нет единого понимания, как в таком случае быть в различных правоприменительных ситуациях правообладателям товарных знаков, если приоритет доменного имени будет более ранним. К примеру, в упомянутом деле о доменном имени kodak.ru киберсквоттер зарегистрировал содержащее товарный знак доменное имя – и, согласно обсуждаемой концепции, правообладатель должен был проиграть суд и, в лучшем случае, выкупить доменное имя у киберсквоттера. По этой и многим другим причинам надеяться на внедрение подобной концепции в ближайшее время как минимум преждевременно.

Соотношение товарного знака и доменного имени. Киберсквоттинг и проблема регистрации доменов

Хотя ценность доменного имени зависит от многих факторов, в том числе от его выразительности, запоминаемости и релевантности, все эти факторы связаны не с самим техническим решением, а с обозначением, которое используется в его составе. Это, в свою очередь, породило проблему соотношения прав администраторов доменных имен с правами владельцев этих обозначений, а также проблему обязательной регистрации доменных имен.

Деятельность, связанная с использованием средств индивидуализации, в первую очередь, товарных знаков в доменных именах без разрешения правообладателей средств индивидуализации, называется киберсквоттингом. Под ним понимается распространенное в наши дни явление, когда регистрация доменного имени, соответствующего чужому средству индивидуализации, осуществляется сторонним лицом исключительно с целью перепродажи или недобросовестного использования. Д.В. Кожемякин в своей монографии называет киберсквоттинг «своего рода визитной карточкой правовых конфликтов, возникающих вокруг доменных имен».

Правилами, о которых всегда стоит помнить говоря о доменных именах, являются следующие:

1. Всегда проводите предварительную проверку на предмет того, содержит ли выбранное вами доменное имя чьё-то средство индивидуализации

Совет говорит сам за себя. С учётом того факта, что суды в подавляющем большинстве случаев встают на сторону правообладателей средств индивидуализации, во избежание потенциальных конфликтных ситуаций всегда проверяйте все регистрируемые доменные имена на предмет потенциального соответствия чьему-то зарегистрированному средству индивидуализации, в первую очередь, товарному знаку. Мы со своей стороны всегда готовы помочь с такой проверкой.

2. Никогда не экономьте на регистрации доменных имен и регистрируйте доменные имена в максимально возможном количестве доменных зон первого уровня

Иногда компании, в особенности IT-стартапу, кажется, что можно сэкономить на регистрации нескольких доменных имён, или регистрации доменных имён в «дорогих» доменных зонах первого уровня. В реальности, делать этого ни в коем случае не стоит, потому что:

1. идентичные доменные имена в доменных зонах, на которых вы сэкономили, с крайне высокой долей вероятности зарегистрируют киберсквоттеры, особенно если вы серьёзно «раскрутите» проект / продукт;

2. вы теряете возможность геотаргетинга пользователей, поскольку пользователи с 99% вероятностью будут заходить на локальный сайт на национальном домене (.RU, .CH, и так далее);

3. вы теряете возможность улучшения рейтинга в поисковых системах – чем больше идентичных доменов в различных доменных зонах, тем выше рейтинг;

4. вы теряете возможность усиления идентичности бренда;

5. как следствие, вы теряете возможность быстрого запуска / экспоненциального роста бизнеса в соответствующих юрисдикциях, но приобретаете вполне реальный шанс получить проблемы в виде киберсквоттеров.  

3. Не забывайте своевременно продлевать регистрацию доменных имён.

Несвоевременное продление регистраций доменных имён – настоящий бич даже для крупных компаний – таких как Microsoft, Foursquare, Marketo. По этой ссылке можно ознакомиться с Топ-10 подобных историй и к чему они в итоге привели.  

Что касается именно России, здесь нельзя не вспомнить громкое дело denso.сom, ставшее в 2008 году предметом рассмотрения в ВАС РФ. (Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N 5560/08 по делу N А56-46111/2003.) Интересным в этом деле были две особенности: во-первых, киберсквоттер зарегистрировал доменное имя только после того, как компания Denso Corporation просрочила оплату продления регистрации доменного имени; во-вторых, как выяснилось впоследствии, некоторые связанные с ответчиками лица являлись аккредитованными ICANN регистраторами доменных имён, что позволяло им «перекидывать» доменное имя между собой, делая возможность исполнения по судебному листу крайне проблематичным.

Суд первой инстанции, рассматривая данное дело, исходил из того, что «регистрация доменного имени может быть аннулирована, если будет доказано, что:

- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;

- у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;

- доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно».

В итоге Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области решением от 20.04.2005 признал, что использование спорного доменного имени дает обществу «ДенСо» необоснованное преимущество перед другими конкурентами, является актом недобросовестной конкуренции в отношении компании «Denso Corporation», и отказал в признании права на его использование.

Высший Арбитражный Суд РФ, согласившись в итоге с этим решением, особо отметил тот факт, что «на момент регистрации доменного имени denso.com за обществом «ДенСо» (12.10.2000) у общества не было прав на товарный знак с таким же обозначением <...> такой знак был зарегистрирован позднее, а право на него получено с 06.04.2004 по договору с обществом «Сервиспойнт» <...> регистрация товарного знака со сходным словесным обозначением преследовала цель избежать аннулирования регистрации доменного имени в соответствии с Единообразной политикой по разрешению споров в связи с доменными именами ICANN (Интернет-корпорация по присвоению названий и номеров)».

4. Не забывайте своевременно регистрировать доменные имена

Регистрацию доменного имени, хотя она и должна быть независима от регистрации соответствующего товарного знака либо иного средства индивидуализации, рекомендуется производить ранее даты подачи заявки на регистрацию соответствующего ТЗ, либо как минимум одновременно.

Отметим, что в отечественной судебной практике наличие ранее зарегистрированного домена долгое время не являлось основанием для отказа в регистрации идентичного или схожего товарного знака. Как пишет специалист по интеллектуальной собственности Р.Г. Галифанов, единственное, что мог сделать владелец такого домена, это «воспрепятствовать владельцу товарного знака зарегистрировать его в качестве домена, что можно считать существенным достижением, поскольку до 2010 г. за доменным именем не признавалось право приоритета» (Галифанов Р.Г. Особенности правовых взаимоотношений доменных имен и товарных знаков // ИС. Промышленная собственность. 2017. N 8. С. 33 – 48). Однако, в соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года, с этого времени факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки (и ранее возникновения приоритета на них в силу подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) является основанием для принятия судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак — даже если регистрация товарных знаков не оспорена, а предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке. (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 N 9833/09 по делу N А40-53937/08-51-526)

При этом Президиум подчеркнул, что при рассмотрении доменных споров во внимание должно приниматься право приоритета каждого из сталкивающихся объектов.

Михаил Третьяк,

партнёр юридической фирмы Digital Rights Center,

Даниил Фёдоров,

юрист фирмы Digital Rights Center

Похожие статьи